MARCA COMUNITARIA: 22 de enero de 2015: cinco sentencias del Tribunal General de la Unión Europea

Con fecha 22 de enero de 2015, el Tribunal General de la Unión Europea dictó cinco sentencias en materia de marca comunitaria.

Cuatro de ellas sobre recursos en contra de las resoluciones de las Salas de recurso del OAMI sobre procedimiento de oposición, y una sobre procedimiento de nulidad.

En la primera Sentencia,  Kenzo Tsujimoto/OHIM – Kenzo – Asunto T-393/12, el Tribunal General confirmó la resolución de la Sala de recurso denegando el registro de la marca Kenzo del Señor Kenzo Tsujimoto sobre base al artículo 8(5) del REGLAMENTO (CE) Nº207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

Según este artículo “mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para aquellos productos y servicios.

El Tribunal general recuerda que este artículo conlleva tres condiciones acumulativas para su aplicación:

1)      La marca solicitada es idéntica o similar a la marca anterior

2)      La marca anterior es notoriamente conocida

3)    El uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, o sería perjudicial para los productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior.

En el caso de autos, el Señor Kenzo Tsujimoto solicitó el 4 de octubre de 2007 el registro de su nombre “Kenzo” como marca comunitaria para los productos de la Clase 33 del Arreglo de Niza, o sea para vinos, bebidas alcohólicas y licores.

Kenzo, establecida en Paris, es titular de la marca denominativa comunitaria KENZO desde 2001 para las clases 3, 18 y 25 del Arreglo de Niza, o sea para Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

El Señor Kenzo Tsujimoto alegaba, entre otros, que no se había demostrado que su marca se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los productos de referencia por la clara diferencia de naturaleza entre los mismos y que tampoco se había tenido en cuenta la “justa causa” del uso de su marca puesto que se trataba de su propio nombre.

El Tribunal General de la Unión Europea consideró que la marca anterior Kenzo iba dirigida a un consumidor con gusto sofisticado por el lujo, glamour, buen gusto, éxito, estatuto social y que los productos objeto de la marca solicitada, incluyendo vinos de alta gama y coñac, podrían ser destinados al mismo consumidor sofisticado de tal modo que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, pudiendo creer el consumidor que la marca solicitada designaba en realidad los productos de la marca anterior.

En cuanto al uso con justa causa por ser la marca solicitada el propio nombre del Señor Kenzo Tsujimoto, el Tribunal General recordó que el REGLAMENTO (CE) Nº207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria, no confiere ningún derecho incondicional a registrar un nombre patronímico como marca comunitaria por lo cual no se podía considerar como justa causa, impidiendo la correcta aplicación del artículo 8.5. comentado.

En su segunda Sentencia relativa al Señor Kenzo Tsujimoto (Asunto T-322/13), el Tribunal General confirmó igualmente la resolución de la Sala de recurso denegando también el registro de la marca Kenzo del Señor Kenzo Tsujimoto, solicitada el 20 de noviembre de 2009 esta vez para las clases 35, 41 y 43 del arreglo de Niza, todas relacionadas con el vino y las bebidas alcohólicas,  por los mismos motivos.

En la tercera Sentencia Novomatic (African Simba)/OHIM – Simba Toys– Asunto T-172/13, a pesar de los errores cometidos por la Sala de recurso del OAMI, el Tribunal General confirmó la resolución de la misma, denegando el registro de la marca African Simba sobre base, entre otros, al artículo 8(1) del REGLAMENTO (CE) Nº207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

                Según este artículo, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

En este caso, la empresa Novomatic había solicitado el registro de una marca comunitaria denominativa “African Simba” para las clases 9, 28 y 41 del Arreglo de Niza, o sea para aparatos de juegos y máquinas de azar, video y lotería y explotación de casinos cuando la empresa Simba Toys GmbH era titular de la marca figurativa nacional anterior “Simba”, registrada para los productos de la clase 28, a saber, artículos de juego.

                La empresa Novomatic alegaba que las marcas no eran idénticas o similares y que tampoco existía riesgo de confusión puesto que los productos no eran similares y el público objetivo de sus productos era un público adulto mientras que el público objetivo de la empresa Simba Toys Gmbh eran niños.

                El Tribunal General apuntó los errores cometidos por la Sala de recurso del OAMI en cuanto a la comparación de las marcas, habiendo tenido en cuenta la Sala los elementos figurativos de la marca solicitada cuando la marca solicitada sólo era, en realidad, una marca denominativa pero consideró que estos errores no impedían la comprensión de sus motivos ni la comparación de las marcas a nivel visual, permitiendo concluir que el elemento verbal “Simba” era más distintivo que el elemento verbal “african” de la marca solicitada y que los elementos figurativos de la marca figurativa anterior.

                En cuanto al riesgo de confusión, allí también el Tribunal General apuntó los errores cometidos por la Sala. El Tribunal General recordó que los productos o servicios que ambas marcas designaban no eran idénticos por el único hecho de encontrarse en la misma Clase del Arreglo de Niza y consideró que la Sala interpretó de manera demasiado amplia la expresión “artículos de juego”.

                El Tribunal General consideró que los productos en litigio coincidían por su función de divertimiento pero diferían en cuanto a la manera de procurarse ese divertimiento (motivaciones de ganancias dinerarias en el caso de la marca solicitada) y al público objetivo (un público obligatoriamente adulto para la marca solicitada) y concluyó que los productos presentan un cierto grado de similitud en cuanto a su destino pero no son idénticos.

                Pasando a examinar de manera global el riesgo de confusión, el Tribunal General consideró que existe similitud entre las marcas, tanto a nivel visual como fonético y conceptual, y recordó que un grado débil de similitud entre los productos designados puede ser compensado por un grado elevado de similitud entre las marcas y a la inversa.

                También recordó que, para constatar el riesgo de confusión, no es necesario que este riesgo exista para la totalidad del público objetivo sino para una parte no despreciable del mismo. En este caso, el público objetivo de la marca anterior no eran sólo niños sino igualmente adultos (varios juegos de mesa, etc).

                Por todos estos motivos el Tribunal General concluye que los errores cometidos en la apreciación de la similitud de los productos y de las marcas no justifican la anulación de la decisión recurrida.

En la Cuarta Sentencia MIP Metro /OHIM – Holsten-Brauerei (H)  – Asunto T-193/12, el Tribunal General confirmó la resolución de la Sala de recurso del OAMI, denegando el registro de una marca comunitaria figurativa, sobre base, entre otros, a los artículos 8(1) b y 8.5 del REGLAMENTO (CE) Nº207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

En la quinta y última sentencia, Pro-Aqua International /OHIM – Rexair (Wet Dust Can’t fly)– Asunto T-133/13, el Tribunal General confirmó la resolución de la Sala de recurso del OAMI, desestimando una demanda de nulidad parcial de la marca comunitaria “Wet Dust Can’t fly”, en base, entre otros, al artículo 7(1) b y c del REGLAMENTO (CE) Nº207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

Según este artículo, se denegará el registro de:

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo.

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.

                En este caso, la empresa Pro-Aqua International alegaba, entre otros, que la marca, registrada para las clases 3, 7 y 37 (aparatos de limpieza)  era descriptiva y que el registro de la marca “Wet dust can’t fly” le impedía usar estas indicaciones para designar las características de sus productos o servicios de limpieza.

                La empresa Pro-Aqua International sostenía que la marca describía un mero hecho físico consistiendo en la constatación técnica de que el polvo, una vez mojado, ya no puede volar, lo que correspondía con la descripción técnica del modus operandi y el efecto de numerosos aparatos de limpieza.

                El Tribunal General confirmó la posición de la Sala de Recurso y desestimó el recurso, considerando que la frase “el polvo mojado no puede volar” no describe la manera de funcionar de los aparatos de limpieza y que estos aparatos no tienen la finalidad de mojar el polvo para que no vuele sino de filtrar el polvo a través de distintos líquidos y que los consumidores no comprarían los productos de Rexair con la intención  de impedir que el polvo vuele, mojándolo.

Sophie Mercier

Abogada UE